商标审查程序中的同意书制度？

提问者： | 咨询分类：商标局形式审查阶段16-09-19, 10:15 AM

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商标审查程序中的同意书制度？

小欢知识产权专家回复

　同意书(1etter Of consent)是为许多国外商标审查机构所接受，由在先商标所有人出具的同意他人在后相同或近似商标在相同或类似商品上注册和使用的书面文件。按照我国的商标法和长期的审查实践，这种同意书并不被认可。申请人即使获得由在先引证商标所有人所出具的同意书对于申请商标的最终注册仍没有任何帮助。

　　随着我国加入TRIPs协议和对外交流的日益频繁，知识产权作为私权属性和知识产权权利人应拥有自由处分自身权利的观念越来越为社会所接受。相应地，我国商标法实践在这个问题上有了一定的松动。商标评审委员会所发《商标相同或近似评审审查基准》(征求意见稿)第七条明确规定：“在后商标申请人与在先商标所有人就近似商标使用或注册达成协议的，在评审程序中原则上予以尊重”。

　　笔者在此就商标审查程序中的同意书制度在世界主要国家的适用和发展状况做简单综述并对我国适用该制度作一展望。

　　一、同意书的形式要件和不可撤销性

　　同意书作为一份由在先商标所有人所签署的文件根据具体案件的不同，所涵盖内容是多种多样的。但是，一份在形式上可以被接受的同意书必须至少包括如下的要素：

　　1.采用标有在先商标所有人公司名称的信函纸;2.标明被同意注册的在后商标申请号;3.表明同意在后商标的注册，而不仅仅是表明同意在后商标的使用;4.应当由在先商标所有人公司的相关负责人签署;5.标明签署人的名称和职位。

　　根据各国的商标审查实践，缺少上述任何要素的同意书在形式上都是不可以被接受的。

　　由于同意书的性质，它具有不可撤销性。因为一旦同意书是可推翻的或可撤销的，那么整个关于同意书的制度设计将完全无法有效运转，这显然违背了各国立法的原意。同时，同意书也不应是附条件和/或附期限的，这也是同意书制度与商标许可制度的本质区别。

　　就在先商标所有人的立场而言，同意书决不是一个可以轻易出示的具有法律效力的证据性文件。毕竟，同意书的内在属性将起到使在先商标的所有人最终无法在市场上充分行使通过注册所给予他的完全垄断权，从而在事实上限定了自身的注册商标权利。

　　需要指出的是，基于完全可以理解的原因，在先商标所有人并不必然会为在后申请人签署同意书。甚至，一厢情愿地与在先商标所有人进行联系有可能会提醒其在后相同或近似申请商标的存在。因此，即使在后申请商标最终通过了商标局所进行的实质审查程序，在先商标所有人有可能在异议期内对在后的申请商标提出异议。所以说，申请人决定采取与在先商标所有人联系以获得同意书是具有相当风险的。

　　二、针对同意书的效力存在两种不完全相同的实践模式

　　由于欧共体内部协调局 (OHIM)、德国、法国在商标的实质审查程序中不进行相对理由的审查，因此申请人不需出具任何在先权利人的同意书以帮助申请商标的注册。在先商标所有人如果认为审定公告的在后申请商标与其在先商标构成了使用在相同或类似商品上的近似商标，完全可以通过提出异议来表达自己的反对立场。

　　那些对商标的实质审查程序不仅考虑绝对理由，同时也考虑相对理由的国家，针对同意书的效力可以被划分为两类不同的阵营：第一类是以英国专利局为代表的，对于同意书的效力持绝对无条件接受的态度;第二种是以美国专利商标局为代表的，对于同意书的效力持相对有条件接受的态度。

　　英国1938年商标法案规定：同意书可被用来克服由于引证在先商标的驳回。但同意书对审查员的裁决并不具有强制约束力”，。令人感兴趣的是，这一规定随着英国商标审查实践的发展，发生了令人瞩目变化。按照英国1994年商标法案的相关规定”，商标是否近似以及能否允许在后相同或近似商标与在先商标的共存实际上完全由在先商标所有人所决定，即使审查官确实认为在先注册商标与在后申请商标构成近似并且它们的共存将会在市场上造成混淆。这样的规定建立在一种心理确信上，即在先商标所有人基于商业上的判断力，如果使市场上的相关公众被混淆或欺骗，在本质上是有损其自身利益的。审查官及法官只能因为同意书不符合形式上的要求，从而对其真实性子以否认而排除对其的采用。

　　根据美国的商标法实践，联邦巡回法院在其成为判例的诸多裁定中多次认定：同意书必须被认为是 (在后商标可注册的)最有分量的证据，除非其他考量因素清晰地显示确实存在混淆的可能性。在一个经典的案例中，美国海关和专利上诉法院裁定：当那些极其熟悉商标在市场上使用和非常在意排除商标近似混淆的当事人就避免商标在市场上的可能混淆达成了协议，证据的天平已明显倾斜。至少由于当事人的断然否认，很难再坚持那种认为混淆将会产生的主观看法。认为有混淆的可能不过是一种纯粹的假定，是不可能战胜处在第一线的当事人所提交的不容置辩的相反证据。…

　但是如上所述，美国专利商标局对于同意书的效力所持的是相对有条件接受的态度。例如，美国商标审判和评审委员会(TTAB)就使用在“金融估价和顾问”服务项目上的商标“BENCHMARK'’和使用在“金融咨询”服务项目上的商标“BENCHMARK'’所做的个案裁定中就明确表示： “同意书并不足以克服混淆性近似(的认定)”。

　　为了证明混淆不可能发生，或混淆是可以避免或被最小化的，按照美国专利商标局关于同意书的实践，在一个典型的同意书中当事人往往会具体阐述混淆不可能发生的理由和为避免公众混淆所做的相关安排，例如就市场的划分，产品包装的样式，销售的渠道，宣传的协调所达成的商业协议等等，以避免同意书被审查官认定为仅仅是一个无证据力的同意书(naked letter Of consent)。在美国一个成为判例的个案中，审查官宣称：“同意书被认为是没有证据力的， (因此不足采信)。因为同意书没有对市场进行相应的划分，以避免使公众混淆”。

　　综上所述，对于同意书的效力，英国的商标实践可以认为是：即使有充分理由足以驳回在后申请商标，但是只要获得在先商标所有人的同意书，在后商标依然应当被准予注册。而美国的商标实践可以被归纳为： (1)同意书必须被认为是最有分量的证据，除非其他的因素清晰地显示存在混淆的可能。(2)但是，只要存在混淆的危险，即使有在先商标权利人的同意书，在后申请人申请注册也应当被驳回。

　　但是需要强调的是，尽管采纳同意书制度的国家对于同意书是否对于最终核准商标注册具有决定性约束力在认识上有分歧，但它们均承认同意书制度所具有的当然属性，即它是判断是否存在近似混淆的最重要且有说服力的证据。当申请人和在先商标注册人达成可信的同意书后，审查官不应将自己对于混淆性近似的观点作为强加于人的裁决。

　　三、我国港澳地区对于同意书制度的相关规定

　　我国的港澳地区近年均以通过修改商标法的形式，将商标审查程序中的同意书制度予以引进，作为在后商标克服相对驳回理由具有决定性说服力的理由。

　　根据2003年4月4日生效的《香港特别行政区商标条例》第十二条之八款的规定“凡在先商标或其他在先权利的拥有人同意有关商标的注册，则本条并不阻止该商标的注册”。

　　根据1999年12月13日生效的《澳门特别行政区商标条例》第二百零七条第一款J项的规定“因所申请之商标可能与先前已注册之商标或已登记之其他工业产权混淆而须取得之有关商标或工业产权之所有人之许可;如有独家被许可人，且有关合同未免除该等被许可人之同意，则亦须取得该等被许可人之许可”。

　　经过对比可以看出，港澳地区尽管都在商标法中明确了同意书的法律地位，但其规定却各有特色。

　　香港特别行政区的同意书制度明显受英国审查实践的影响，在条文叙述上与英国1994年商标法案第5条5款毫无二致，对于同意书的效力持绝对无条件接受的态度。

　　澳门特别行政区的同意书制度也体现了对于同意书的效力持绝对无条件接受的态度。它的新意在于设定该项制度的时候充分考虑到了作为利害关系人的在先商标独占被许可人的利益。毕竟，独占被许可人除了不享有对注册商标的处分权外，在规定的期限内按照与商标所有人的合同约定拥有了包括占有，使用和收益的所有权能。对独占被许可人合法权利的保护符合立法尊重所有人当事人处分自身权利的宗旨，符合自然正义法则，有利于社会经济秩序的稳定。

　　四、中国商标审查注册程序的同意书制度

　　同意书制度体现了对知识产权作为私权属性的认可，是对权利人拥有自由处分自身权利的切实尊重。既然我们没有什么可信的理由认定审查员对于近似的判定就必然是符合市场认知的客观反映，又为什么要排斥具有充分商业竞争经验的直接当事人基于自信所做出的判断呢?

　　尽管我国的港澳地区纷纷采用了以英国专利局实践为代表的对于同意书的效力持绝对无条件接受的模式，但是无疑以美国专利商标局实践为代表的对于同意书的效力持相对有条件接受的模式更符合我国商标实践目前的认知和承受水平，是更容易被接受的模式。

　　实事求是地说，如果生硬地将同意书制度加入到现行的商标法或商标法实施条例，显然会有一种突兀之感，并与我国商标实施条例第二十六条第二款的规定“注册商标专用权移转的，注册商标专用权人在同一种或者类似商品上注册的相同或近似的商标，应当一并转让”所体现的立法宗旨和精神出现抵触。

　　以我们的东邻国家日本的商标法和实践为例可以更好地说明这种矛盾。根据日本商标法，并没有一个类似我国商标实施条例第二十六条第二款的规定，因此在后商标申请人如遇到相对理由的驳回后将会积极与在先引证商标所有人联系，把因引证驳回的商标转让给后者。待在后商标被核准后，再转让回原申请人。但是这显然这是一个复杂的过程。而且在实践中会给引证商标所有人带来诸多的牵累。此外，当在后申请人意图申请其它的近似商标时，将不得不再次寻求引证商标所有人的协助。因此，日本商标界正在积极讨论将同意书制度在今后几年商标法修订的时候以法律条文的形式加以明确，摒弃这种运用转让程序的规避策略。